Nel contesto del mercato ucraino, il contratto di licenza (altresì definito contratto di concessione) rappresenta uno strumento di particolare rilevanza per gli operatori italiani interessati a valorizzare e tutelare i propri diritti di proprietà intellettuale, senza la necessità di una presenza diretta nel Paese.  In una fase di progressiva apertura del mercato ucraino e di avvicinamento agli standard europei, il licensing costituisce inoltre uno strumento flessibile per favorire investimenti, trasferimento tecnologico e sviluppo commerciale, assumendo così una funzione strategica.

Quadro normativo

Ai sensi dell'articolo 1109 del Codice Civile dell’Ucraina, un contratto di licenza è un accordo sulla concessione dell’utilizzo e di sfruttamento economico di uno o più diritti di proprietà intellettuale. 

La legislazione locale prevede tre tipologie di licenze, ovvero:

• la licenza esclusiva: viene concessa a un solo licenziatario e consente a quest’ultimo di utilizzare in via esclusiva i diritti di proprietà intellettuale in esso previsti. È pertanto fatto divieto al licenziante di consentire lo sfruttamento dei summenzionati diritti ad altri soggetti.
• La licenza esclusiva con riserva: viene concesso il diritto di sfruttamento della proprietà intellettuale ad un solo licenziatarioche il licenziante continua comunque a poter utilizzare.
• Licenza non esclusiva: consente al titolare dei diritti di proprietà intellettuale di concedere i diritti di sfruttamento ed utilizzo a più licenziatari.  

Conformemente all’ articolo 1109, parte 4, del Codice Civile, se il contratto non specifica il tipo di licenza concessa, si considera si riferisca ad un diritto di utilizzo e sfruttamento non esclusivi. 

Gli elementi fondamentali del contratto

È cruciale che un contratto di licensing precisi chiaramente tre elementi, ovvero il territorio e la durata della concessione, le modalità di utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale. 

• Territorio: se il contratto non contiene clausole sul territorio, si presume che la licenza sia valida solo all'interno del territorio dell'Ucraina (articolo 1109, parte 7, del Codice Civile).
• Durata: la durata della concessione va specifica nel contratto.  Se essa non viene definita  la licenza si considera concessa per un periodo non superiore a cinque anni.

Qualora sei mesi prima della scadenza di tal periodo nessuna delle parti comunichi per iscritto all'altra la propria volontà di risolvere il contratto, il contratto si intende automaticamente prorogato a tempo indeterminato. Si precisa comunque che il termine di sei mesi può essere modificato contrattualmente.

Modalità di utilizzo dei diritti concessi: è importante precisare esplicitamente nel contratto le modalità ed i mezzi di utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale, al fine di evitare l’insorgere di controversie su eventuali limiti di sfruttamento.

Corrispettivo in un contratto di licenza

Secondo la legislazione ucraina, un contratto di licenza può prevedere tre tipologie di remunerazioni per il licenziante. La scelta di una tipologia rispetto ad un’altra dipende da diversi fattori, tra cui:

• la natura dei diritti concessi (ad esempio, un marchio noto vs. una nuova tecnologia)
•  gli standard e le consuetudini del settore
•  il livello di rischio commerciale che ciascuna parte è disposta ad assumersi, ecc.

I corrispettivi possono quindi essere previsti come Royalty, come Lump Sum, oppure come forme combinate di un corrispettivo iniziale fisso, più Royalties periodiche.

La royalty è il tipo di pagamento più comune nei contratti di licenza ucraini. Si riferisce a pagamenti periodici effettuati dal licenziatario al licenziante, calcolati sulla base di un indicatore commerciale (ad esempio, una percentuale sui ricavi, sull'utile o un importo fisso per unità di prodotto venduta). La caratteristica principale della royalty è che il suo importo dipende dai risultati commerciali effettivi dell'utilizzo della proprietà intellettuale.

Il pagamento lump-sum consiste in un corrispettivo fisso pagato una tantum dal licenziatario al licenziante. Il suo ammontare è determinato come una somma unica e non è legato a vendite future o volumi di produzione. Questa opzione è spesso preferita dai licenzianti perché consente di avere un flusso di cassa immediato e trasferisce il rischio commerciale sul licenziatario.

Aspetti fiscali

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, in Ucraina, le royalties derivanti da contratti di licensing (marchi, software, know-how, brevetti, copyright, tecnologie, ecc.) sono generalmente soggette a una disciplina fiscale specifica, soprattutto quando il beneficiario è un soggetto estero. In linea generale, il sistema ucraino prevede:

• tassazione ordinaria in capo al percettore delle royalties che sia residente;
• una withholding tax sui pagamenti verso soggetti fisici o giuridici non residenti.

Per i pagamenti di royalties effettuati da una società ucraina a favore di un soggetto estero, la regola generale è una ritenuta del 15% sul pagamento lordo.  Tuttavia, tale aliquota può essere ridotta o eliminata in presenza di una convenzione contro le doppie imposizioni, come quella esistente tra Italia ed Ucraina. 

Si evidenzia che, alla luce della legge marziale vigente e conformemente a quanto previsto nella Sezione XX, Sottosezione 10, Paragrafo 16-1 del Tax Code, alle royaties si applica un c.d. “contributo militare” (“military levy”) dell'1,5% per ogni pagamento. 

Studio Legale de Capoa
Dario Gorji Varnosfaderani - Elizaveta Cherepanova