In materia di proprietà industriale ed intellettuale, l’Ucraina ha sviluppato un ampio quadro normativo, conforme agli standard internazionali, tra cui la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, nonché l’Accordo e il Protocollo di Madrid concernenti la registrazione internazionale dei marchi.

Quadro normativo

L’articolo 54 della Costituzione dell’Ucraina garantisce la libertà di creazione letteraria, artistica, scientifica e tecnica, nonché la tutela della proprietà intellettuale, compresi i diritti morali e materiali dell’autore derivanti da tutte le forme di attività intellettuale. 

Il sistema ucraino di tutela della proprietà intellettuale comprende due ambiti strettamente interconnessi: da un lato il diritto d’autore, dall’altro i diritti di proprietà industriale. Il diritto d’autore in Ucraina rientra nel diritto civile ed è regolato dal Codice Civile dell’Ucraina e dalla Legge dell’Ucraina “Sul diritto d’autore e sui diritti connessi”. Una regolamentazione supplementare è prevista da atti legislativi speciali, tra cui la Legge dell’Ucraina “Sulla distribuzione delle copie di opere audiovisive, fonogrammi, videogrammi, programmi informatici e banche dati”, la Legge “Sulla radiodiffusione televisiva e radiofonica” e la Legge “Sull’industria cinematografica”.

I diritti di proprietà industriale sono disciplinati da una normativa specifica, tra cui la Legge dell’Ucraina “Sulla protezione dei diritti alle invenzioni e ai modelli di utilità”, la Legge “Sulla protezione dei diritti sui disegni e modelli industriali”, la Legge “Sulla protezione dei diritti sui marchi di prodotti e servizi” e la Legge “Sulla tutela giuridica delle indicazioni geografiche”.

Registrazione dei marchi

Le società italiane che intendono entrare nel mercato ucraino o proteggere il proprio marchio a livello locale possono registrare un marchio tramite l’Ufficio Nazionale Ucraino per la Proprietà Intellettuale e le Innovazioni (UANIPIO), l’ente governativo responsabile della registrazione dei diritti di proprietà intellettuale. La procedura è semplice, riconosciuta a livello internazionale e conforme agli standard dell’Unione Europea. I richiedenti italiani hanno due principali possibilità: presentare una domanda nazionale di registrazione del marchio direttamente in Ucraina oppure estendere a tale paese una registrazione internazionale esistente attraverso il Sistema di Madrid.

Nel primo caso, una società che non ha una sede registrata in Ucraina deve nominare un consulente locale in brevetti o marchi, autorizzato a rappresentarla davanti all’UANIPIO. La domanda può essere presentata in formato elettronico o cartaceo e deve contenere:

• i dati del richiedente (compreso il paese di costituzione),
• un’immagine chiara o la descrizione del marchio,
• l’elenco dei prodotti e dei servizi secondo la Classificazione di Nizza,
• la prova del pagamento delle tasse ufficiali.

Dopo la presentazione, la domanda è sottoposta a un esame formale, seguito da un esame sostanziale, durante il quale gli esperti valutano se il marchio sia distintivo e non entri in conflitto con marchi precedentemente registrati.

Se approvata, l’UANIPIO emette una decisione di registrazione e, successivamente al pagamento delle tasse di registrazione e pubblicazione, il marchio viene iscritto nel Registro di Stato dei Certificati per i Marchi di Prodotti e Servizi. Il richiedente riceve un certificato ufficiale di registrazione valido per dieci anni, rinnovabile a tempo indeterminato. 

Questo percorso è spesso preferito dalle società che intendono svolgere attività commerciali dirette o produttive in Ucraina, poiché fornisce un titolo giuridico chiaro riconosciuto dai tribunali e dalle autorità doganali locali.

L’Ucraina è membro sia dell’Accordo di Madrid (1891) sia del Protocollo di Madrid (1989). Ciò significa che le imprese provenienti da altri Stati membri dell’OMPI, come l’Italia, possono proteggere i propri marchi in Ucraina senza dover presentare una domanda separata nel paese. Il richiedente designa l’estensione della registrazione all’“Ucraina” al momento del deposito che, se approvata dalla UANIPIO, garantisce la stessa validità giuridica di una registrazione nazionale. Questo percorso è particolarmente efficiente per esportatori, imprese di e-commerce e gruppi multinazionali che già gestiscono portafogli di marchi a livello globale.

Proprietà industriale in Ucraina

L’Ucraina offre un sistema affidabile e sempre più armonizzato per la protezione della proprietà industriale – comprendente invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli industriali e marchi – amministrato dall’UANIPIO. Per le imprese italiane, la procedura è chiara e conforme ai principali strumenti internazionali, come il PCT (Patent Cooperation Treaty) per le invenzioni, il Sistema dell’Aia per i disegni e modelli industriali e il Sistema di Madrid per i marchi. I richiedenti stranieri possono depositare direttamente presso l’UANIPIO oppure estendere la protezione attraverso questi sistemi internazionali, solitamente tramite un consulente locale in brevetti o marchi autorizzato a rappresentarli davanti all’Ufficio ucraino per la proprietà intellettuale.

La scelta tra il deposito internazionale o nazionale dipende dagli obiettivi aziendali: le società che cercano una protezione ampia a livello regionale o legata all’esportazione preferiscono generalmente la via del PCT o del Sistema dell’Aia, mentre quelle che pianificano attività produttive, di licenza o partnership in Ucraina traggono vantaggio dalla registrazione nazionale diretta, che garantisce un riconoscimento e un’applicazione più rapidi.

Negli ultimi anni, l’Ucraina ha intrapreso importanti riforme per modernizzare e semplificare la tutela dei diritti di brevetto, avvicinando il proprio quadro giuridico agli standard dell’Unione Europea e alle migliori pratiche internazionali. Il 25 ottobre 2024, l’Ucraina ha introdotto nuove Regole per la registrazione delle invenzioni e dei modelli di utilità. L’aggiornamento modernizza il sistema dei brevetti introducendo il deposito elettronico, requisiti di domanda più chiari e l’esame prioritario in settori chiave come l’energia verde, la biotecnologia e la difesa. Le Regole prevedono inoltre un controllo delle sanzioni per i richiedenti, la regolamentazione delle domande internazionali e segrete e l’introduzione dei certificati complementari di protezione per le invenzioni farmaceutiche e agrochimiche.

Le recenti riforme legislative hanno inoltre introdotto misure favorevoli alle imprese, come l’esenzione «Bolar», che consente alle aziende farmaceutiche di effettuare test e preparare la documentazione regolatoria per i farmaci generici prima della scadenza del brevetto, in conformità con la Direttiva 2004/27/CE dell’UE. Inoltre, le imprese colpite dalla sospensione dei termini di proprietà intellettuale a causa della g
uerra possono beneficiare delle procedure di ripristino introdotte dall’UANIPIO per recuperare i termini di rinnovo o di deposito non rispettati.

Considerazioni pratiche per le imprese italiane

La protezione dei marchi in Ucraina segue il principio del “first-to-file”, secondo il quale i diritti appartengono al primo soggetto che deposita la domanda, indipendentemente da chi abbia utilizzato il marchio in precedenza. Per questo motivo, è fondamentale procedere al deposito tempestivo per evitare che concorrenti locali o distributori registrino il marchio. Le società italiane dovrebbero inoltre registrare i propri marchi nel Registro Doganale Ucraino dei Diritti di Proprietà Intellettuale, che consente alle autorità locali di bloccare alla frontiera le importazioni contraffatte o eseguite in violazione dei diritti.

Studio Legale de Capoa
Dario Gorji Varnosfaderani , Eliza Cherepanova